国際クライアントサービス

特許弁護士|シェアホルダー

バーンズは、企業の特許ポートフォリオ戦略、国内外の特許出願準備および審査を担当しています。 コンピューターソフトウェア やハードウェア、家庭用電化製品、光学、電気通信、および機械システムなどの技術特許の実績があります。大企業の他、スタートアップや個人発明家の知的財産に関わる業務を扱う経験もあります。

バーンズは、以前、ソルトレイクシティにある大手知的財産法律事務所のシェアホルダーと役員 でもありました。彼はまた、ユタ大学S. J. クイニー法学部の非常勤教授と、ブリガム・ヤング大学J.ルーベンクラークロースクールの非常勤教職員でもありました。そのほか、ライセンス協会や米国知的財産権法協会（AIPLA）などで講演も行っています。

バーンズは誇りに思う4人の子を持つ父親であります。好きなスポーツは大学バスケットボールであり 、気象学の愛好家でもあります。彼はかつて、ユタ州の山々で-53度の気温を測定したことがあり、これは州の記録となりました。

学歴

• ハーバード大学法学部　法学博士号

• ユタ州立大学　機械工学理学士号

資格および所属団体

• 米国ユタ州弁護士資格

• 米国弁理士資格

• アメリカ知的財産法協会（AIPLA）

取扱分野

• 米国特許審査

• 米国商標審査

• 米国の著作権登録

• 知的財産の国際審査

• ライセンス供与、その他の取引作業、クライアントカウンセリング

• 特許権、商標権、著作権、企業秘密、およびノウハウ

• を含む知的財産権の米国および外国のライセンス供与

• 欧州特許および商標の異議申し立て

• 競業避止義務契約

• 秘密保持契約

• 特許性に関する意見

• 商標調査とクリアランス意見

技術実績

• 力学・機械工学

• 製造装置

• 医療および歯科用デバイス 技術

• 電子・電気工学

• 電気・電子機器システム

• 半導体

• 通信

• 家庭用電化製品

• コンピュータシステム、ソフトウェア、電子商取引（EC）

• ビジネスメソッドと情報技術

• ハードウェアシステム

• ソフトウェアシステムとアーキテクチャ

• 電子商取引テクノロジーとビジネスメソッド

• インターネット技術

• 物理学と光学

「弁護士として特許法を扱うエンジニア」を自認。発明者や企業の研究開発担当者との協働を通じ、各種発明の綿密な評価と保護に尽力する。主な業務は、ソフトウェアや電気・電子機械関連の特許出願の準備と実務。米国、欧州連合、ドイツ、中国における特許出願準備および実務の豊富な経験を有し、取り扱い分野には、自律走行車ソフトウェア、画像・物体認識、LiDAR/RADAR/SONAR装置、信号処理、ワイヤレス通信、先進的な運転支援安全システムなどがある。

弁護士としてのキャリアに先立ち、名古屋にある自動車部品のティア1サプライヤーで2年間、社内の米国特許弁護士として活躍した。クライアント側に立った経験を生かし、独自の視点で各案件にアプローチ。発明の主旨を十分に把握した上で、実用的な戦略とアドバイスを提供し、クライアントの事業目標を達成する。また、日本に滞在していたことから、日本のテクノロジー業界のビジネスや文化、技術的側面についても優れた見識を持つ。

現在の知的財産業務では、米国特許出願の準備と実務、戦略的ポートフォリオ管理、および登録後手続きに主眼を置いている。

イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校で機械工学学士号、ロヨラ大学シカゴ校のロースクールで法務博士号を取得。カリフォルニア州弁護士資格、イリノイ州弁護士資格、および米国特許商標庁（USPTO）の認定を保有している。

趣味はレースやモータースポーツ。毎年、妻と息子とともにロングビーチ・グランプリに参加し、スポーツカークラブ・オブ・アメリカとポルシェクラブ・オブ・アメリカの会員でもある。

注力している分野

• 人工知能（AI）

• 航空

• 消費財、サービス

• クリーンテクノロジー、再生可能エネルギー

• 医療

• 製造

• ネットワーキング、ワイヤレス技術

• アウトドアレクリエーション、スポーツ用品

• 特許出願

• 半導体

• 電気通信

• 自動車

• コンピューター、データベース

• 電気系統

• 金融サービス、eコマース

• 知的財産ポートフォリオ管理

• 医療機器

• 光学技術

• 鑑定、相談

• 発行後手続き

• ソフトウェア

法廷弁護士にして、知的財産訴訟弁護士。特許などの知的財産を含むビジネス訴訟や、反トラスト・不正競争問題、テクノロジー企業の紛争解決を主に扱う。

米国の裁判所および国際貿易委員会（ITC）の管轄案件にて、国内外の複数クライアントの特許訴訟を担当し、優れた功績を収めている。主な勝訴歴として、テキサス州東部地区およびITCの管轄案件におけるEchoStarの被告勝訴や、個人発明家の代理人としてMicrosoftを相手取った裁判での原告勝訴評決などがある。また、AppleとSamsungが争った案件にて、ITCおよび地方裁判所の両法廷でAppleが勝訴した際の弁護団の一員でもあった。数々の発明を量産するWalker Digitalが起こした訴訟では、Capital Oneによる非侵害の略式判決を勝ち取り、連邦巡回区控訴裁判所で勝訴が

確定。自ら弁護団を率いた折にも、ミネソタ州における植え込み型除細動器メーカーAngeion Corporationの特許侵害訴訟では3500万ドルの和解金を獲得したほか、原子間力顕微鏡に関するVeeco Instrumentsの案件で特許行使に有利な和解を勝ち取るなど、優れた成果を挙げている。そのほか、各種技術関連の特許訴訟（スマートフォン、バーチャルカメラ、医療用レーザー、ハードディスクドライブ、赤外線温度計、充電式バッテリー、デジタル衛星受信機、環境ストレススクリーニング機器など）を、デラウェア州、マサチューセッツ州、ロードアイランド州、カリフォルニア州（サンディエゴ、サンフランシスコ、ロサンゼルスを含む）などで扱ってきた経歴を持つ。

さらに、米国、アジア、ヨーロッパの特許権者との敵対的ライセンス交渉も多数担当してきた。著作権および商標、不正競争案件も数多く手がけており、国内外のクライアントには、大手CD/DVD複製業者、ビッグファイブに名を連ねる会計事務所、大手通信会社、航空会社、大手玩具メーカーのほか、日本のさまざまな電子機器および食品会社が含まれる。

また、その他の複雑な商業・ビジネス訴訟として、反トラスト、製造物責任、環境問題などを扱った経験も豊富。主な案件例には、SpaceXの代理を務めた反トラスト法訴訟、Microstar Internationalに対する消費者集団訴訟、中国のターンキー電子機器工場をめぐるストックホルムでのICC仲裁、新しい抗癌剤の開発をめぐるAAA仲裁、ニューヨークでの製造物責任裁判（米国の自動車メーカーが被告勝訴評決を獲得）、ウォール街の大手投資銀行の代理を務めたシカゴでの証券詐欺仲裁（すべての申し立てが棄却）、西海岸の大規模港湾の改修計画に関する環境問題の弁護などがある。

無償弁護案件も多々扱っており、最近では、ロサンゼルス郡のGeneral Reliefプログラムに知的障害者への差別があるとする訴訟で、180万ドルの弁護士報酬を授与された。これ以外にも、カリフォルニア州による連邦夏期雇用プログラムの資金分配に対する異議申し立てでは、サンフランシスコプログラム用資金として100万ドルを回収。また、カリフォルニア州デービス近郊のプタ・クリークの案件では、下流における環境保護を目的とした放水を求める仮命令を勝ち取っている。

法曹界を率いる存在としても知られ、これまで、Los Angeles Intellectual Property Law Association会長、USCグールドロースクールIntellectual Property Institute会長、ロサンゼルス郡弁護士会の知的財産・エンターテインメント法部門および国際法部門の会長を務めてきた。また、ロサンゼルスのInstitute for Corporate Counselの会長も務めたことがあり、現在は同理事会の理事である。

2015年10月に出版されたPractising Law Instituteの論文『Patent Litigation』第3版では、編集者を務めている。

『Global Counsel 3000』ではロサンゼルスでおすすめの知的財産弁護士として認められ、カリフォルニア州南部の「Super Lawyer」には2004年から2021年まで毎年選出。さらに、オレンジカウンティのBest Lawyers® 2022特許訴訟部門で「Lawyer of the Year」、ロサンゼルスのBest Lawyers® 2017特許訴訟部門でも「Lawyer of the Year」を受賞。「The Best Lawyers in America」2007～2022年版の知的財産法部門にも、その名が挙げられている。2014年には、優れた法律文書作成を称えるBurton Award for Legal Achievementを受賞。

ミシガン大学で学士号、ハーバード大学ロースクールで法務博士号を、それぞれ優秀な成績で取得。法学位取得後は、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所にて、ミルトン・ポラック判事の下で事務官を務めた。

注力している分野

• 上訴実務

• 仲裁、調停

• 自動車

• ビジネス関連の複雑訴訟

• コンピューター、データベース

• 消費財、サービス

• 著作権の行使、訴訟

• 電気系統

• 金融サービス、eコマース

• 知的財産権のライセンス、知的財産取引

• 国際貿易委員会

• 製造

• 医療機器

• ネットワーキング、ワイヤレス技術

• 光学技術

• 特許訴訟

• 半導体

• 電気通信

• 企業秘密および不正競争に関する強制措置、訴訟

• 商標侵害およびトレードドレス侵害に関する強制措置、訴訟

知的財産権訴訟、商事仲裁、ライセンシングに関する15年以上の経験を持ち、業務範囲は幅広い技術や業界に及ぶ。コンピューター・家電製品分野では、スマートフォンのソフトウェアおよびハードウェア、セルラー通信規格、セルフバランス ヒューマントランスポーター（「ホバーボード」）、ドローン、ヒューマンコンピューターインターフェイス、全地球測位システム（GPS）、コンピューターアニメーションソフトウェア、フィールドプログラマブル ゲートアレイハードウェアなどに関連する意匠特許および通常特許について、訴訟や企業への助言を行ってきた。ライフサイエンス分野では、モノクローナル抗体治療薬・診断試薬、ワクチン、医療機器関連の経験を有する。

これまで、米国地方裁判所、国際貿易委員会、米国特許商標庁、東京地方裁判所のほか、さまざまな国際的仲裁案件でクライアントの代理を務めている。

アジアでのクライアント業務経験も多く、東京でも4年間法務に従事していた。

注力している分野

• 仲裁、調停

• 自動車

• バイオテクノロジー

• ビジネス関連の複雑訴訟

• 消費財、サービス

• 電気系統

• 金融サービス、eコマース

• 医療

• ライフサイエンス

• 医療機器

• 光学技術

• 特許訴訟

• 人工知能（AI）

• 航空

• 化学

• コンピューター、データベース

• 著作権の行使、訴訟

• クリーンテクノロジー、再生可能エネルギー

• 食品、飲料

• 国際貿易委員会

• 製造

• ネットワーキング、ワイヤレス技術

• アウトドアレクリエーション、スポーツ用品

• 鑑定、相談

20年以上に及ぶ、商業および知的財産権訴訟の経験を持つ。複雑な技術訴訟を多数扱ってきた過程では、原告側と被告側の両方でクライアントの代理を務め、社内弁護士と緊密に連携して効率よく問題を解決。業務経験は、案件管理から証拠開示、宣誓供述、裁判まで、訴訟の全段階に及ぶ。

また、数々の上訴案件にも取り組み、令状手続き、上告、大法廷審理などに対応。案件の規模も大小さまざまで、ハイリスクの特許訴訟や、特許不実施主体に対する訴訟などを広く手がけてきた。担当クライアントの対象分野は、衛星放送、DVR、インターネット広告、半導体加工、人工抗体、カメラ、携帯電話など多岐にわたる。

これまでに従事してきた訴訟の管轄機関も、全米の地方裁判所、連邦巡回区控訴裁判所、国際貿易委員会、米国特許商標庁と幅広い。

注力している分野

• バイオテクノロジー

• ネットワーキング、ワイヤレス技術

• 発行後手続き

• 電気系統

• 特許訴訟

• 半導体 電気通信

20年以上にわたり、複雑な技術的問題に関わる訴訟やカウンセリングに携わる。これまで数十件の特許訴訟を扱ったほか、コンピューター著作権、企業秘密、ITアウトソーシングに関する紛争など、技術的問題をめぐるその他の訴訟も手がける。また、商標や著作権などの「ソフトIP」問題の訴訟経験も保有。

国際的に実務経験を積み、東京でも5年間、弁護士業務に従事。その間、外国法事務弁護士として活躍し、第二東京弁護士会に所属した。

プログラマブルロジックデバイス、マイクロプロセッサーおよびコントローラー、メモリーデバイス、建設機器、医療機器、バイオテクノロ  ジー、スーパーコンピューター、液晶ディスプレイ（LCD）デバイスおよびプラズマディスプレイ（PDP）デバイス、LED照明、各種コン        ピューター製品およびソフトウェア製品、ネットワーキングなど、あらゆる技術に関する特許訴訟を担当。

情報セキュリティおよびプライバシー問題についてクライアントに助言し、コンプライアンスを徹底するほか、プライバシー関連の規制手続きや訴訟のサポートも行う。また、プライバシーや情報セキュリティ慣行に関する連邦取引委員会（FTC）および州司法長官の調査において、多くのクライアントの代理人を務めている。

複雑な技術的・商業的問題をめぐる国際仲裁手続きでもクライアントの仲裁人を務めており、これまで、米国仲裁協会（AAA）、日本商事仲裁協会（JCAA）、国際商業会議所（ICC）などの仲裁規則や紛争解決規則に基づく仲裁を行ってきた。仲裁の対象は、特許や商標から、ITアウトソーシング、建設、鉱業、商業に関する問題まで多岐にわたる。また、主要な建設プロジェクトやインフラプロジェクトに関連し、条項の作成や紛争発生前の問題について助言を行う。二国間投資条約に基づく仲裁に関しては、投資構造に関する助言も提供。

そのほか、調停役も務め、複雑な技術紛争やその他の商業的問題の解決において弁護士や当事者を支援している。

注力している分野

• 仲裁、調停

• 人工知能（AI）

• バイオテクノロジー

• ビジネス関連の複雑訴訟

• コンピューター、データベース

• 消費財、サービス

• 著作権の行使、訴訟

• ドメイン名に関する紛争

• 電気系統

• 金融サービス、eコマース

• 知的財産権のライセンス、知的財産取引

• ライフサイエンス

• 製造

• 医療機器

• ネットワーキング、ワイヤレス技術

• 光学技術

• アウトドアレクリエーション、スポーツ用品

• 特許訴訟

特許や商標登録の出願をサポートすることで、クライアントの技術を保護し、イノベーションを促進している。ブリガム・ヤング大学で生化学の学士号を取得（2019年）。ユタ大学では法務博士号を取得し、成績優秀者として表彰を受ける（2023年）。

知的財産法に強い関心を持ち、科学者、エンジニア、発明家、医師の支援に力を注いでいる。ロースクール在学中には、ユタ大学ヘルスセンターのB2B（Bench to Bedside）プログラム法学部フェローとして、医療機器の仮特許出願の起草をじかに経験。ホルヘ・J・コントレラス教授の下でQuinneyリサーチフェローを務めたほか、法・生物医科学奨学生（LABS）として、体外配偶子産生などの生殖補助医療技術（ART）をめぐる特許事情の研究、発表を行う。

また、ロースクール在学中にユタ大学の2023年度優秀プロボノ学生賞を受賞。連邦地方裁判所のデビッド・ナッファー判事の下でエクスターンを行った経験も持ち、マショフ・ブレナンでは法廷に関する豊富な知識を生かしている。

趣味は、バイオリン、デザート作り、Duolingoの連続記録の更新など。

注力している分野

• 航空

• 化学

• 医療

• 医療機器

• 商標登録出願

• バイオテクノロジー

• 著作権登録

• ライフサイエンス

• 特許出願